법률사무소 민후 김경환 변호사
특허침해란 정당한 권한 없이 업으로써 타인의 특허발명을 실시하는 것을 말하는데, 특허발명과 침해품의 두 기술을 비교하여 침해 여부를 결정한다. 두 기술을 비교함에 있어 특허발명의 보호범위를 먼저 획정해 놓고, 비교 결과 침해품이 특허발명의 보호범위에 속하면 침해가 되는 것이다.
그리고 특허발명의 보호범위는 특허청구범위(claims)에 기재된 사항에 의하여 정하여지는바(특허법 제97조), 결국 특허침해를 논함에 있어 특허청구범위를 확정하는 것이 전제로 필요하다.
특허발명의 보호범위를 결정함에 있어 종래 미국은 특허청구범위를 문언적으로 해석하고 그 외의 발명의 상세한 설명에 의한 확장해석은 인정되는 않는다는 `주변한정주의`를 취해 왔고, 반면 독일은 특허청구범위의 기재사항에 구애받지 않고 거기에 포함된 실질적인 기술적 사상을 기준으로 판단하는 `중심한정주의`를 취해 왔다.
하지만 이러한 차이는 연혁적인 의미만 존재하며, 어느 이론을 취하든지 실제적인 해석 결과는 큰 차이를 보이지 않고 있다. 대체로 특허발명의 보호범위는 1) 특허청구범위를 기준으로 2) 명세서, 도면, 출원 경과 등을 참작한 다음 기술적 판단을 하고, 이후 3) 법률적 판단을 하여 결정한다.
우리 판례도 "특허발명의 보호범위는 특허청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여지고 특별한 사정이 없는 한 발명의 상세한 설명이나 도면 등에 의하여 특허청구범위를 제한하거나 확장하여 해석하는 것은 허용되지 않지만, 특허청구범위에 기재된 사항은 발명의 상세한 설명이나 도면 등을 참작하여야 그 기술적인 의미를 정확하게 이해할 수 있으므로, 특허청구범위에 기재된 사항의 해석은 그 문언의 일반적인 의미내용을 기초로 하면서도 발명의 상세한 설명 및 도면 등을 참작하여 그 문언에 의하여 표현하고자 하는 기술적 의의를 고찰한 다음 객관적ㆍ합리적으로 하여야 한다(대법원 2006. 12. 22. 선고 2006후2240 판결, 대법원 2007. 11. 29. 선고 2006후1902 판결 등)."고 판시하여 같은 입장이다.
본론으로 들어가서, 특허침해를 판단하는 방법은 구성요소완비의 원칙(All Elements Rule)과 균등론(Doctrine of Equivalents)이 있다.
구성요소완비의 원칙이란, 침해품이 특허발명의 특허청구범위에 기재된 구성요소 전부를 실시하여야 침해가 인정된다는 원칙이다. 따라서 침해품이 특허발명의 구성요소 중 하나라도 빠진 것이 있으면 침해가 성립하지 않는다. 우리나라 판례 역시 이 원칙을 인정하고 있는바, 즉 "특허권침해소송의 상대방이 제조 등을 하는 제품 또는 사용하는 방법(이하 `침해대상제품 등`)이 특허발명의 특허권을 침해한다고 할 수 있기 위해서는 특허발명의 특허청구범위에 기재된 각 구성요소와 그 구성요소 간의 유기적 결합관계가 침해대상제품 등에 그대로 포함되어 있어야 한다(대법원 2011.09.29. 선고 2010다65818 판결 등)."고 판시하였다.
예를 들어, 특허발명이 a+b+c로 구성되어 있고 침해품이 a+b+c+d로 구성되어 있다면, 침해품은 특허발명의 구성요소를 모두 갖추고 있으므로 특허침해에 해당하고, 반면 특허발명이 a+b+c로 구성되어 있고 침해품이 a+b로 구성되어 있다면, 침해품은 c 요소를 갖추고 있지 않으므로 특허침해에 해당하지 않는다.
예컨대, 특허등록된 연필이 `흑연부분+나무부분`으로 구성되어 있다면, `흑연부분+나무부분+지우개부분`으로 구성된 침해품은 등록특허를 침해한 것이고, 반면 침해품이 `나무부분`만 있다면 특허침해에 해당하지 않는다.
그러나 현실적으로 특허발명의 구성요소를 똑같이 모방하여 제품을 만드는 경우, 이른바 문언침해는 드물고, 약간의 설계변경이 존재하는 침해품이 대부분인바, 구성요소완비의 원칙을 엄격하게 적용하면 이러한 약간의 설계변경 침해품에 대하여 제재를 가할 수 없는 불합리한 현상이 발생할 수밖에 없다.
그래서 나온 이론이 바로 균등론이다. 균등론이란 특허발명과 침해품이 문언적으로 일치하지 않더라도 실질적으로 균등하다고 볼 수 있는 경우에는 침해를 인정한다는 이론이다. 균등론에 의한 침해를 문언침해에 대비하여 균등침해라 한다.
우리나라 판례도 균등론을 인정하고 있다. 즉 "침해대상제품 등에서 특허발명의 특허청구범위에 기재된 구성 중 치환 내지 변경된 부분이 있는 경우에도, 특허발명과 과제의 해결원리가 동일하고, 그러한 치환에 의하더라도 특허발명에서와 같은 목적을 달성할 수 있고 실질적으로 동일한 작용효과를 나타내며, 그와 같이 치환하는 것이 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자(이하 `통상의 기술자`)라면 누구나 용이하게 생각해 낼 수 있는 정도로 자명하다면, 침해대상제품 등이 특허발명의 출원시 이미 공지된 기술과 동일한 기술 또는 통상의 기술자가 공지기술로부터 용이하게 발명할 수 있었던 기술에 의한 것이거나 특허발명의 출원절차를 통하여 침해대상제품 등의 치환된 구성이 특허청구범위로부터 의식적으로 제외된 것에 해당하는 등의 특별한 사정이 없는 한, 침해대상제품 등은 전체적으로 특허발명의 특허청구범위에 기재된 구성과 균등한 것으로서 여전히 특허발명의 특허권을 침해한다고 보아야 한다(대법원 2011.09.29. 선고 2010다65818 판결)."고 판시하였다.
판례를 자세히 뜯어보면, 1) 특허발명과 침해품의 과제 해결원리가 동일할 것, 2) 침해품의 일부 구성요소를 다른 구성요소로 치환하더라도 특허발명과 동일한 목적을 달성할 수 있고 실질적으로 동일한 작용효과를 나타낼 것, 3) 치환하는 것이 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 기술자라면 누구나 용이하게 생각해 낼 수 있는 정도로 자명할 것의 요건을 갖춘 경우 균등침해로 인정된다.
예를 들면, a+b+c로 구성된 특허발명의 일부 구성요소를 변경한 a+b+c`의 구성요소를 가진 침해품이 있을 경우, c와 c`가 동일하지 않아서 문언침해에는 해당하지 않지만, c의 c`로의 치환이 용이하고 특허발명과 침해품의 과제해결원리ㆍ목적ㆍ효과가 동일하다면 균등침해가 인정된다는 것이다.
다만 1) 침해대상제품 등이 특허발명의 출원시 이미 공지된 기술과 동일한 기술 또는 통상의 기술자가 공지기술로부터 용이하게 발명할 수 있었던 기술에 의한 것이거나 2) 특허발명의 출원절차를 통하여 침해대상제품 등의 치환된 구성이 특허청구범위로부터 의식적으로 제외된 것에 해당하면 균등침해가 인정되지 않는다. 1)을 공지사실 제외의 원칙(자유기술 항변)이라 하고, 2)를 포대금반언(File Wrapper Estoppel)의 원칙 또는 출원경과참작(Prosecution History Estoppel)의 원칙(금반언 항변)이라 한다.
예를 들어, a+b+c`로 구성된 침해품을 특허발명이 아닌 다른 공지기술로부터 유추해 낼 수 있다면 이는 특허침해에 해당하지 않고, 특허발명의 출원 과정에서 특허발명자가 c`를 의식적으로 제외시킨 적이 있다면 이 역시 특허침해에 해당하지 않는다.
더불어 특허발명의 청구범위 자체에 하자가 있는 경우, 예컨대 기재불비가 있는 경우, 신규성이 결여된 경우, 진보성이 결여된 경우에는 특허발명이 무효가 되므로, 특허권자는 특허침해를 주장할 수 없다.
그리고 특허발명의 보호범위는 특허청구범위(claims)에 기재된 사항에 의하여 정하여지는바(특허법 제97조), 결국 특허침해를 논함에 있어 특허청구범위를 확정하는 것이 전제로 필요하다.
특허발명의 보호범위를 결정함에 있어 종래 미국은 특허청구범위를 문언적으로 해석하고 그 외의 발명의 상세한 설명에 의한 확장해석은 인정되는 않는다는 `주변한정주의`를 취해 왔고, 반면 독일은 특허청구범위의 기재사항에 구애받지 않고 거기에 포함된 실질적인 기술적 사상을 기준으로 판단하는 `중심한정주의`를 취해 왔다.
하지만 이러한 차이는 연혁적인 의미만 존재하며, 어느 이론을 취하든지 실제적인 해석 결과는 큰 차이를 보이지 않고 있다. 대체로 특허발명의 보호범위는 1) 특허청구범위를 기준으로 2) 명세서, 도면, 출원 경과 등을 참작한 다음 기술적 판단을 하고, 이후 3) 법률적 판단을 하여 결정한다.
우리 판례도 "특허발명의 보호범위는 특허청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여지고 특별한 사정이 없는 한 발명의 상세한 설명이나 도면 등에 의하여 특허청구범위를 제한하거나 확장하여 해석하는 것은 허용되지 않지만, 특허청구범위에 기재된 사항은 발명의 상세한 설명이나 도면 등을 참작하여야 그 기술적인 의미를 정확하게 이해할 수 있으므로, 특허청구범위에 기재된 사항의 해석은 그 문언의 일반적인 의미내용을 기초로 하면서도 발명의 상세한 설명 및 도면 등을 참작하여 그 문언에 의하여 표현하고자 하는 기술적 의의를 고찰한 다음 객관적ㆍ합리적으로 하여야 한다(대법원 2006. 12. 22. 선고 2006후2240 판결, 대법원 2007. 11. 29. 선고 2006후1902 판결 등)."고 판시하여 같은 입장이다.
본론으로 들어가서, 특허침해를 판단하는 방법은 구성요소완비의 원칙(All Elements Rule)과 균등론(Doctrine of Equivalents)이 있다.
구성요소완비의 원칙이란, 침해품이 특허발명의 특허청구범위에 기재된 구성요소 전부를 실시하여야 침해가 인정된다는 원칙이다. 따라서 침해품이 특허발명의 구성요소 중 하나라도 빠진 것이 있으면 침해가 성립하지 않는다. 우리나라 판례 역시 이 원칙을 인정하고 있는바, 즉 "특허권침해소송의 상대방이 제조 등을 하는 제품 또는 사용하는 방법(이하 `침해대상제품 등`)이 특허발명의 특허권을 침해한다고 할 수 있기 위해서는 특허발명의 특허청구범위에 기재된 각 구성요소와 그 구성요소 간의 유기적 결합관계가 침해대상제품 등에 그대로 포함되어 있어야 한다(대법원 2011.09.29. 선고 2010다65818 판결 등)."고 판시하였다.
예를 들어, 특허발명이 a+b+c로 구성되어 있고 침해품이 a+b+c+d로 구성되어 있다면, 침해품은 특허발명의 구성요소를 모두 갖추고 있으므로 특허침해에 해당하고, 반면 특허발명이 a+b+c로 구성되어 있고 침해품이 a+b로 구성되어 있다면, 침해품은 c 요소를 갖추고 있지 않으므로 특허침해에 해당하지 않는다.
예컨대, 특허등록된 연필이 `흑연부분+나무부분`으로 구성되어 있다면, `흑연부분+나무부분+지우개부분`으로 구성된 침해품은 등록특허를 침해한 것이고, 반면 침해품이 `나무부분`만 있다면 특허침해에 해당하지 않는다.
그러나 현실적으로 특허발명의 구성요소를 똑같이 모방하여 제품을 만드는 경우, 이른바 문언침해는 드물고, 약간의 설계변경이 존재하는 침해품이 대부분인바, 구성요소완비의 원칙을 엄격하게 적용하면 이러한 약간의 설계변경 침해품에 대하여 제재를 가할 수 없는 불합리한 현상이 발생할 수밖에 없다.
그래서 나온 이론이 바로 균등론이다. 균등론이란 특허발명과 침해품이 문언적으로 일치하지 않더라도 실질적으로 균등하다고 볼 수 있는 경우에는 침해를 인정한다는 이론이다. 균등론에 의한 침해를 문언침해에 대비하여 균등침해라 한다.
우리나라 판례도 균등론을 인정하고 있다. 즉 "침해대상제품 등에서 특허발명의 특허청구범위에 기재된 구성 중 치환 내지 변경된 부분이 있는 경우에도, 특허발명과 과제의 해결원리가 동일하고, 그러한 치환에 의하더라도 특허발명에서와 같은 목적을 달성할 수 있고 실질적으로 동일한 작용효과를 나타내며, 그와 같이 치환하는 것이 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자(이하 `통상의 기술자`)라면 누구나 용이하게 생각해 낼 수 있는 정도로 자명하다면, 침해대상제품 등이 특허발명의 출원시 이미 공지된 기술과 동일한 기술 또는 통상의 기술자가 공지기술로부터 용이하게 발명할 수 있었던 기술에 의한 것이거나 특허발명의 출원절차를 통하여 침해대상제품 등의 치환된 구성이 특허청구범위로부터 의식적으로 제외된 것에 해당하는 등의 특별한 사정이 없는 한, 침해대상제품 등은 전체적으로 특허발명의 특허청구범위에 기재된 구성과 균등한 것으로서 여전히 특허발명의 특허권을 침해한다고 보아야 한다(대법원 2011.09.29. 선고 2010다65818 판결)."고 판시하였다.
판례를 자세히 뜯어보면, 1) 특허발명과 침해품의 과제 해결원리가 동일할 것, 2) 침해품의 일부 구성요소를 다른 구성요소로 치환하더라도 특허발명과 동일한 목적을 달성할 수 있고 실질적으로 동일한 작용효과를 나타낼 것, 3) 치환하는 것이 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 기술자라면 누구나 용이하게 생각해 낼 수 있는 정도로 자명할 것의 요건을 갖춘 경우 균등침해로 인정된다.
예를 들면, a+b+c로 구성된 특허발명의 일부 구성요소를 변경한 a+b+c`의 구성요소를 가진 침해품이 있을 경우, c와 c`가 동일하지 않아서 문언침해에는 해당하지 않지만, c의 c`로의 치환이 용이하고 특허발명과 침해품의 과제해결원리ㆍ목적ㆍ효과가 동일하다면 균등침해가 인정된다는 것이다.
다만 1) 침해대상제품 등이 특허발명의 출원시 이미 공지된 기술과 동일한 기술 또는 통상의 기술자가 공지기술로부터 용이하게 발명할 수 있었던 기술에 의한 것이거나 2) 특허발명의 출원절차를 통하여 침해대상제품 등의 치환된 구성이 특허청구범위로부터 의식적으로 제외된 것에 해당하면 균등침해가 인정되지 않는다. 1)을 공지사실 제외의 원칙(자유기술 항변)이라 하고, 2)를 포대금반언(File Wrapper Estoppel)의 원칙 또는 출원경과참작(Prosecution History Estoppel)의 원칙(금반언 항변)이라 한다.
예를 들어, a+b+c`로 구성된 침해품을 특허발명이 아닌 다른 공지기술로부터 유추해 낼 수 있다면 이는 특허침해에 해당하지 않고, 특허발명의 출원 과정에서 특허발명자가 c`를 의식적으로 제외시킨 적이 있다면 이 역시 특허침해에 해당하지 않는다.
더불어 특허발명의 청구범위 자체에 하자가 있는 경우, 예컨대 기재불비가 있는 경우, 신규성이 결여된 경우, 진보성이 결여된 경우에는 특허발명이 무효가 되므로, 특허권자는 특허침해를 주장할 수 없다.
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