[디지털 산책] 특허 침해 경고장에 대한 대응

안병한 법무법인 장백 기업법무팀 변호사
기업체를 운영하다보면 크고 작은 분쟁이나 송사에 휘말리게 되는 경우가 있는데, 갈수록 향상되고 있는 권리의식은 분쟁의 내용에 있어서도 많은 질적인 변화를 만들어 내고 있다.

특히 지적재산권과 관련된 영역은 분쟁의 양과 질적인 면에 있어서 더더욱 많은 변화를 보이고 있는데, 여기에 최근 인터넷의 보편화까지 더해져 법률과 관련된 많은 정보나 권리행사의 방법, 그 외 법률상 어려움에 처한 경우에 있어서의 대응방법까지도 상세한 정보의 접근을 가능케 하였다. 이미 인터넷은 이들에게 법적 분쟁에 있어서 하나의 고문변호사와 같은 역할도 하고 있는 것 같다.

그 중 특허권자나 전용실시권자들이 주로 제기하는 특허권침해주장의 시작은 통상적으로 경고장이라는 형식의 내용증명우편을 취하는 것이 보통이다. 대부분의 변호사들이 특허권침해와 관련된 법률상담을 하게 될 때 침해주장을 받게 된 사람들은 대부분 내용증명우편 형식의 경고장을 들고 방문하는 경우가 많다.경고장을 받게 되었을 때에는 당황하지 말고 다음과 같은 점을 중심으로 법적 대응준비를 하면 무난할 것이다.

첫째, 침해주장의 내용을 정확히 파악할 필요가 있다. 상대방이 금전적 배상을 요구하는 것인지, 특허권침해에 대한 중지의 경고를 하는 것인지 아니면 소송의 제기나 침해중지가처분 등의 절차 기타 형사상 고소와 같은 정식의 법적 분쟁을 의미하는 것인지를 살필 필요가 있다. 특히 이에 대하여는 그 침해의 대상이 되는 특허권의 내용이 무엇인지를 파악하여야 하고 이는 특허청의 공보 등을 통하여서도 일반인들도 확인이 가능한 부분이다.

둘째, 침해주장이 담고 있는 구체적인 내용과 해당 특허의 내용을 파악하였다면 그 다음으로는 상대방의 침해주장이 과연 정당한 것인지를 살펴볼 필요가 있다. 이 경우 자기가 실시하고 있는 발명이 과연 상대방의 특허발명과 동일한 것인지는 물론 특허발명이 출원 전 공지되었는지의 여부 및 출원시의 기술수준 등도 관련문헌 등을 통하여 어느 정도는 조사할 수도 있을 것이다. 침해주장이 부당하다고 판단될 경우에는 가급적이면 그 침해주장이 부당하다는 취지를 지적한 서면을 작성하여 구체적인 근거와 함께 명시적으로 상대방에게 내용증명우편의 형식으로 발송하여두는 것이 분쟁의 확대방지 및 예방차원에서도 바람직하다.특히 실시하고 있는 발명의 기술적 내용이 상대방이 보유한 특허권의 권리범위에 포함되지 않는다는 것을 입증할 수 있다면 이를 중심으로 반박을 하되, 별도로 특허청 심판원에 권리범위확인심판을 청구하는 등 그 실시발명이 특허권의 권리범위에 속하지 않는 다는 것을 적극적으로도 구할 수 있다. 그 외 해당 특허발명의 실시에 대하여 정당한 권리가 존재한다는 점 또는 특허의 무효사유가 존재하는 정도라면 그 무효를 주장하거나 기타 특허권자 또는 전용실시권자의 권리남용 기타 권리실효 등의 문제도 마지막으로 검토해야 할 문제라고 생각된다.

또한 최근에는 특허권 침해에 대한 판결이나 유권해석 없이 경쟁업체의 거래처에 임의로 민, 형사상 책임을 언급하는 경고장을 보낸 사안에서 경고장의 발송으로 영업에 방해를 받았다며 상대방이 제기한 손해배상청구소송에서 법원은 "특허권 침해여부는 심결이나 판결 등에 의해 비로소 확정될 수 있는데, 변리사의 말만을 믿고 일방적으로 제품의 폐기를 요구하면서 이에 불응시 민ㆍ형사상 책임까지 묻겠다는 경고장을 상대방 거래처에 발송한 행위가 민사상 불법행위를 구성할 수 있다"는 취지로 판결한 사례가 있다. 결국 사회통념에 비추어 상당성을 잃은 경고장을 상대방의 거래처들에 대하여 일방적으로 발송하는 등 권리행사를 빙자하여 상대방의 정상적인 영업을 방해하는 등의 경우에는 오히려 경고장 발송자에 대한 별도의 손해배상청구도 가능할 수 있다는 의미가 있는 듯하다. 이와 같은 점을 참고하여 대응을 행하되, 중요한 법률문제일 경우에는 가급적 관련 전문가의 도움을 받는 것이 필요할 것이다.