법무법인 민후 김경환 변호사
![[IP법 바로알기 36] 특허무효와 실시료 반환청구](http://contents.dt.co.kr/images/201501/2015011302109922807001[1].jpg "[IP법 바로알기 36] 특허무효와 실시료 반환청구")
특허에 대한 실시계약을 체결한 이후 사후적으로 그 특허가 무효가 된 경우가 발생할 수 있다. 이 경우 발생할 수 있는 법률관계를 최근 판례인 대법원 2014. 11. 13. 선고 2012다42666, 42673 판결을 중심으로 살펴보고자 한다.
판례 사안은 아래와 같다.
o 피고 1은 피고 2의 대표이사이고, 피고 1, 2는 원고와 등록특허에 관하여 특허기술사용계약을 체결하였는데, 특히 피고 2는 "피고 2는 원고에게 특허기술사용료로서 피고 회사의 놀이터 관련 매출에 대하여는 총매출액(원고의 특허기술을 사용하였는지 여부와 관련 없이 피고 회사에 발생한 총매출액을 의미하는 것임)의 3%를, 그 외 부분 매출에 대하여는 총매출액(원고의 특허기술을 사용하였는지 여부와 관련 없이 피고 회사에 발생한 총매출액을 의미하는 것임)의 5%를 지급한다."라는 내용의 약정을 체결하였다.
o 원고는 피고 1, 2가 약정한 특허기술사용료를 지급하지 않자 피고 1이 보유한 피고 2에 대한 주식 등에 대하여 양도청구의 소를 제기하였고, 이에 피고들은 원고가 보유한 특허 2개가 진보성 흠결 때문에 무효 확정되었다는 이유로 계약무효확인 등의 반소를 제기하였다.
o 소송 중에 피고 1이 제기한 반소는 취하되었고, 항소심 도중에 피고 2는 원고에게 이미 지급한 특허기술사용료에 대한 부당이득반환청구 등을 추가하였다.
위 사안에서 대법원은 몇 가지 쟁점에 대하여 판시를 하였는바 그 내용은 아래와 같다.
첫째, 대법원은 원고와 피고 2 사이의 약정이 원고의 특허기술 사용 여부와 무관하게 즉 특허기술을 이용한 매출이 발생하지 않더라도 피고 2가 언제나 특허기술사용료를 지급하게 되어 있는바, 이러한 약정은 피고 2의 영업과 관련하여 원고의 특허기술 사용 여부와 상관없이 피고 회사에게 총매출액을 기준으로 한 특허기술사용료 지급의무를 부담시키는 내용이라고 해석함이 타당하고, 따라서 법적으로 문제가 없다는 입장이었다.
둘째, 피고 2는 이 사건 특허기술사용계약 기간이 장기간이고 원고에게만 해지권이 주어져 있으며 피고들에 대하여만 의무 위반에 대한 손해배상책임과 위약벌이 규정되어 있어 민법 제103조의 반사회질서적 법률행위 또는 제104조의 불공정한 법률행위에 해당하여 무효라고 주장하였으나, 대법원은 이 사건 계약 체결 경위와 원고가 피고 회사에 원고가 그 당시 보유하고 있는 특허기술뿐만 아니라 향후 추가로 출원ㆍ등록할 특허기술도 실시할 수 있는 권한을 부여한 사정 등에 비추어 이 사건 특허기술사용계약이 무효가 될 수 없다고 판시하였다.
셋째, 피고 2는 특허무효심결이 확정되기 이전에 지급한 특허기술사용료 133,762,490원을 반환해 달라고 청구하였는데, 이 부분이 이 사건에서 핵심 쟁점이다.
피고 2는 무효로 확정된 특허들에 대한 실시계약은 원시적 이행불능 상태에서의 실시계약이기에 무효이고, 특허법 제133조 제3항(특허를 무효로 한다는 심결이 확정된 경우에는 그 특허권은 처음부터 없었던 것으로 본다. 다만, 제1항제4호에 따라 특허를 무효로 한다는 심결이 확정된 경우에는 특허권은 그 특허가 같은 호에 해당하게 된 때부터 없었던 것으로 본다.)에 따라 소급적으로 특허권이 존재하지 않은 것으로 간주되기 때문에, 원고가 피고 2에게 이미 지급한 특허기술사용료에 대하여 반환받아야 한다고 주장하였다.
이에 대하여 대법원은 "특허발명 실시계약이 체결된 이후에 그 계약 대상인 특허가 무효로 확정되면 특허권은 특허법 제133조 제3항의 규정에 따라 같은 조 제1항 제4호의 경우를 제외하고는 처음부터 없었던 것으로 간주된다. 그러나 특허발명 실시계약에 의하여 특허권자는 실시권자의 특허발명 실시에 대하여 특허권 침해로 인한 손해배상이나 그 금지 등을 청구할 수 없게 될 뿐만 아니라 특허가 무효로 확정되기 이전에 존재하는 특허권의 독점적·배타적 효력에 의하여 제3자의 특허발명 실시가 금지되는 점에 비추어 보면, 특허발명 실시계약의 목적이 된 특허발명의 실시가 불가능한 경우가 아닌 한 특허무효의 소급효에도 불구하고 그와 같은 특허를 대상으로 하여 체결된 특허발명 실시계약이 그 계약의 체결 당시부터 원시적으로 이행불능 상태에 있었다고 볼 수는 없고, 다만 특허무효가 확정되면 그때부터 특허발명 실시계약은 이행불능 상태에 빠지게 된다고 보아야 한다. 따라서 특허발명 실시계약 체결 이후에 특허가 무효로 확정되었더라도 앞서 본 바와 같이 특허발명 실시계약이 원시적으로 이행불능 상태에 있었다거나 그 밖에 특허발명 실시계약 자체에 별도의 무효사유가 없는 한 특허권자가 특허발명 실시계약에 따라 실시권자로부터 이미 지급받은 특허실시료 중 특허발명 실시계약이 유효하게 존재하는 기간에 상응하는 부분을 실시권자에게 부당이득으로 반환할 의무가 있다고 할 수 없다."라고 판시하였는바,
그 취지는, 특허무효가 확정되기 이전에 수령한 실시료는 부당이득이 아니므로 특허권자에게 반환할 의무가 없다는 것이다. 왜냐하면 특허무효의 확정으로 특허권이 소급적으로 부존재한다고 간주된다고 하여도 실시계약이 소급적으로 무효가 되거나 원시적 이행불능 급부에 대한 계약이 된다고 보기는 어렵고, 특허무효 확정 이전에도 여전히 피고 2는 특허로 인한 경제적 이익을 향유하였기 때문이다.
한편 대법원?2014. 11. 13.?선고?2012다42666, 42673?판결의 원심법원인 서울고등법원은 2012. 4. 19. 선고 2011나20142, 20159 판결에서 "특허실시계약의 목적이 된 특허가 신규성이 없거나 산업상 이용가능성이 없어 처음부터 무효였던 것이 아니라 특허청의 심사를 거쳐 유효하게 등록되었다가 이후 진보성이 인정되지 않는다는 무효심결에 의하여 무효로 확정된 경우는 특허실시계약의 효력이 상실된다고 보기 어렵다."고 판시하였다. 이 고등법원 판결은 신규성ㆍ산업상이용가능성 흠결과 진보성 흠결을 구분하였다는 점에서 그 무효 사유를 구별하지 않은 위 대법원 판결과 배치되는 면이 있다.
관련하여 일본의 하급심에서는, 특허가 무효로 된 경우 선의의 수익자로서 특허권자가 기지급된 실시료를 반환할 의무가 있다는 판례와 악의의 수익자로서 특허권자가 손해배상의무가 있다는 판례가 있다.
위 대법원 판결은 기지급 실시료에 대한 부당이득반환청구 사건인 반면, 위 대법원 판결이 나오기 이전에는 미지급 실시료에 대한 이행청구 사건에 관한 판결이 존재한다.
서울고등법원 2007. 6. 12. 선고 2006나76103 판결 및 서울중앙지방법원 2006. 7. 5. 선고 2005가합62929 판결은 특허에 대한 무효판결이 확정된 경우 당해 특허에 대한 실시계약은 원시적 불능 급부에 대한 실시계약으로서 무효이고 이렇게 무효임에도 불구하고 특허권자가 계약에 기한 미지급 실시료의 지급을 구하는 것은 권리남용에 해당하여 허용할 수 없으며, 나아가 무효 심결 등이 확정되지 않았더라도 특허에 무효 사유가 있는 것이 분명하여 특허가 소급적으로 무효가 될 것이 명백한 경우에 그 특허권이 유효함을 전제로 실시계약에 기하여 사용료 지급을 구하는 것 역시 권리남용에 해당하여 허용되지 않는다고 판시하였다.
넷째, 피고 2는 원고가 이 사건 계쟁특허들이 무효로 될 수 있다는 사정을 알고 있었음에도 마치 진정한 특허인 것처럼 피고들을 기망하였을 뿐만 아니라 채권가압류 그 밖의 악의적인 행태로 피고들에게 이 사건 계약 체결을 강요하였다고 주장하였으나, 대법원은 이 주장에 대한 입증부족으로 위 주장을 배척하였다.
다섯째, 피고 2는 착오를 이유로 계약의 취소를 주장하였다. 이 쟁점 역시 본 사안에서 핵심적 쟁점 중의 하나이다. 하지만 대법원은 "특허는 그 성질상 특허등록 이후에 무효로 될 가능성이 내재되어 있는 점을 감안하면, 특허발명 실시계약 체결 이후에 계약의 대상인 특허의 무효가 확정되었더라도 그 특허의 유효성이 계약 체결의 동기로서 표시되었고 그것이 법률행위의 내용의 중요부분에 해당하는 등의 사정이 없는 한, 착오를 이유로 특허발명 실시계약을 취소할 수는 없다고 할 것이다."고 판시하면서, 특허의 유효성이 계약체결의 동기로서 표시되거나 그것이 법률행위 내용의 중요부분에 해당하지 않는다고 하여 피고 2의 주장을 배척하였다.
여섯째, 피고 2는 이 사건 계약 체결 이후 계약의 대상인 이 사건 계쟁특허들이 무효로 되었는바 피고 2에게 사정변경에 의한 해제권이 발생한다고 주장하였다. 이에 대하여 대법원은 이러한 사정만으로는 피고 회사가 원고에 대하여 이 사건 계약의 효력을 소급적으로 소멸시키는 해제를 할 수는 없다고 판시하였다.
지금까지 많은 쟁점을 다루었지만, 가장 핵심적인 쟁점은 실시계약의 대상이 되는 특허가 무효로 확정되더라도 이미 지급한 실시료에 대한 부당이득반환청구는 허용되지 않는다는 것이다. 이 판결은 지금까지 논란이 많았던 쟁점에 대하여 정리를 해 주었다는 점에서 매우 중요한 리딩케이스라 할 수 있다.
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